致谢Ⅰ
关于作者Ⅲ
本书介绍Ⅴ
译者说明
译者介绍ⅩⅤ
部分确认发明
章发明是构思
从技术问题开始
本章回顾
第2章从技术问题开始（而不是实施例）
技术问题是什么？
实物教学课：科纳（Konaclip）曲别针
本章回顾
第3章“问题—解决方案”的描述
尽早开始
大思维
不要被发明人的实施例所迷惑
先是质疑者，后是辩护者
单独的发明创造单独处理
定义本发明,试试它的大小是否合适
本章回顾
第4章“问题—解决方案”的描述——达到应有的宽度
设想“对手团队”
挖掘实施例
分析究竟发生了什么
将“怎样”与“什么”分开
构想替代方案，包括一些难以置信的方案
拓展技术问题
修剪和提炼
请教您的同事
首先“看透”本发明
使用欧式（“吉普森”式）权利要求作为一种分析发明的模式
设想销售场景
想象一下，你只有60秒钟来形容本发明
反复询问发明人
本章回顾
第5章“问题—解决方案”的描述——避免过度宽泛
尽可能宽泛地理解“问题—解决方案”的描述
正确的缩窄方式
持续聚焦于宽度及其功能
缩窄技术问题而不是解决方案
反思无马的马车
本章回顾
第6章退守特征和计划性退守
为什么需要退守（回退）策略
计划性退守
使用“问题—解决方案”范式识别退守特征椅子的计划性退守
本章回顾
第二部分撰写单独的权利要求
第7章基于问题解决法撰写独立权利要求
五个步骤
示例
微波炉均匀加热装置
交通信号器
组合步骤中的可选项
前序部分
重新排列和重复
法定权利要求类型
结构性特征与装置加功能特征
发明的场合
问与答
过短的权利要求
本章回顾
第8章基于发明点撰写独立权利要求
步骤1和2：设定场合和权利要求类型
步骤3：确定发明点
思考问题和解决方案
找出“究竟发生了什么”
将“什么”与“怎样”分开
步骤4：基于发明点撰写权利要求
以终为始
只打包你所需要的
定义，不要解释
使用功能性描述使得权利要求特征数量最少
仔细检查每个修饰语
确认权利要求正确表达了你的意图
假设输入信号和数据/参数值是现成的——不要在权利要求中去生成
为从属权利要求保留从属权利要求限定语
撰写权利要求时，应胸有成竹，而非囿于附图
力求简单化
步骤5：采用“问题—解决方案”的描述作为基准
本章回顾
第9章中范围和窄范围的权利要求
退守性权利要求
差异性权利要求
实施例式独立权利要求
宽度的问题
在许可和诉讼中的好处
在可性和“被侵权性”之间寻找平衡
优选化许可费基础的权利要求
本章回顾
0章解释性权利要求
父权利要求可能被与发明无关的现有技术公开
父权利要求可能不清楚
问与答
本章回顾
1章从属权利要求布局
链式窘境
单独提供性的权利要求应采取非链式方式
协同提供性的权利要求应采取链式方式
不能协同提供性的权利要求不应采取链式方式
彻底避免不起任何作用的权利要求
基于为计划性退守做出的贡献，在权利要求族中分层设置权利要求
将从属权利要求的布局应用于不同的权利要求族中，以控制权利要求的数量
马库什组——粗心的陷阱
本章回顾
2章具有功能性语言的权利要求
“功能性语言”而不是“功能性权利要求”
涉及新颖性的功能性语言
什么时候权利要求是过度功能性的
什么时候权利要求是非过度功能性的
关于范围过宽
规则的意义
“用词问题”
转接词
预期用途的描述
沃巴什的功能性语言到底表达了什么？
本章回顾
3章装置加功能
装置加功能权利要求的宽度
装置加功能权利要求的不清楚
不合格的权利要求撰写者在做什么？
至少在一些权利要求中，以非装置加功能形式构造功能性要素
只要有意义，就使用博勒加德（Beauregard）权利要求
不要完全放弃装置加功能权利要求
用12条（f）在头脑中精细勾画说明书
步骤加功能
本章回顾
第三部分权利要求书和可预见的执行情况
4章发明应用场合和直接侵权者
发明应用场合
发明应用场合的释义
发明应用场合的重要性
维护发明应用场合边界的完整性
个体直接侵权人
两类常见的侵权对象
采用竞争对手的思维模式
读者练习
示例一：衣服制造
示例二：互联网基础设施
本章回顾
5章法定权利要求类型
产品（机器/产出品）权利要求
一般的产品权利要求
计算机可读介质（Beauregard）权利要求
传播信号权利要求——不再允许
方法（步骤）权利要求
组合物权利要求
方法表征产品的权利要求
本章回顾
6章权利要求的多样性
重组“问题—解决方案”的描述
同时列举功能和结构
术语变化
强制格式权利要求
功能限定与结构限定
要素或步骤的数量
前序部分长度
前序部分内容
要解决的问题
发明点的处理
基础的科学或工程理论
数学方式的限定
粒度
时间性
信号域
强制格式示例
示例一：网络搜索
示例二：行程编码
示例三：模块化地板
本章回顾
7章结合预期的实施情况检查权利要求
检查整体权利要求书
非性/无效性
优选限度地提高对其所有者的价值
检查单个权利要求
不恰当地缩小范围
权利要求过宽和不清楚
超出发明应用场合边界
形式检查
本章回顾
第四部分申请的准备和审查过程处理
8章撰写背景技术和发明内容
读者
背景技术
以终为始
保持简短并有结论
不要在背景技术中引用附图
不要把发明人的发现写入背景技术
发明内容
以一句话陈述发明的解决方案
功能性呈现解决方案
闭合“问题—解决方案”环
指定选择性特征
使用“倒金字塔”样式
要有创造力
本章回顾
9章撰写具体实施方式
具体实施方式是背景技术/发明内容的扩展
阐述问题
阐述解决方案
采用前述的倒金字塔样式获得发明
在撰写具体实施方式之前，掌握发明
详细描述体现发明的地方
随时收集变化和替换方式；把它们保留到最后
何时撰写具体实施方式？
最后的核查
本章回顾
第20章权利要求被拒绝——修改还是争辩？
四个问题，六个选项
问题1：审查员关于显而易见性的立场是否有充分依据？（框11、框12）
问题2:权利要求可以从所引用的现有技术中获知吗？(框13、框14)
试着从审查员的角度去看
不要过度解读参考文献
不要仅仅依靠发明人对参考文献的解读
问题3:被引用的现有技术是否公开了发明构思？(框15、框16、框18)
问题4:发明是否早于参考文献？(框17、框20)
本章回顾
第21章权利要求的修改
重新考虑本发明,随后重新考虑权利要求
当现有技术没有公开发明构思时的修改
引用的现有技术公开了发明构思时的修改
丢掉无用的限定
本章回顾
第22章与发明人合作
课堂式学习的局限性
自主学习
从已知的起点开始
慢慢地、谨慎地前进
不要放过任何必要的细节
充分利用你对技术的好奇心
从一开始就依靠发明人
迈出步很难——但你必须这么做
让发明人参与申请的准备工作
准备申请文件的四阶段协作过程
本章回顾
附录A发明构思及其“问题—解决方案”的描述
附录B读者练习——以及作者答案
附录C示例
附录D《美国法典》第35卷节选(自2013年3月16日起生效)
术语表
索引

（一）本书介绍几乎所有的专利问题，无论是专利获权、许可还是在法院的执行，都引出同一个基本问题：本发明是什么？这个问题看似简单，答案有时却令人难以捉摸。然而，追求答案的技巧对于使专利的经济价值最大化至关重要。熟悉“本发明是什么”这一问题的解答技巧，会使专利权利要求的保护范围远远超出发明人的具体原型或“实施方式”，理想情况下，能够涵盖体现发明实质内容的所有替代方案。同样，不完整或错误地解答，可能会在专利中造成漏洞，允许竞争对手在不侵犯专利权的情况下将发明人所教导的实质内容融入他们自己的产品中去。解答“本发明是什么”这一问题很难，其部分原因在于，从专利角度来看，发明不是物理上的东西而是一个构思。甚至发明人可能都不明白这个构思是什么。科学家和工程师通常专注于设计和构建某种产品，或配制和测试某种材料，并将产品推向市场。诸如“发明构思”之类的抽象概念，在很大程度上与负责纠错、按时完成项目并满足预算的人无关。确定发明构思，即回答“本发明是什么”的任务主要由专利代理人完成。本书展示了如何以“问题—解决方案”的描述形式，确定发明构思。该描述可采用这样的句式：……的问题，可以通过……来解决。在此，列举一个“问题—解决方案”的描述，其限定了火箭先驱罗伯特·戈达德（RobertGoddard）开创性发明的专利。美国专利No。1103503（1914年7月14日颁布）。本发明的构思是，戈达德认识到通过将给定量的燃料存储在与燃烧腔分开的箱体中，并根据需要将燃料供给到燃烧腔中，可使火箭进一步行进。在保持火箭重量尽可能轻的同时，使火箭携带大量可燃材料的问题，通过从含有可燃材料的单独箱体连续地将部分材料供给火箭燃烧腔来解决。本书随后会阐述如何将“问题—解决方案”的描述作为撰写专利申请中保护范围最宽的权利要求的基础。事实上，本书的首要主题是强调先从问题解决法的角度分析发明的至关重要性，只有完成了发明分析，才能根据分析结果撰写专利申请的权利要求。例如，上文中对戈达德发明的“问题—解决方案”的描述，很容易转化为以下权利要求：一种火箭装置，包括：一燃烧腔，一与燃烧腔结合的箱体，箱体中容纳一定量的可燃材料，以及将所述可燃材料连续部分供给至所述燃烧腔的装置。事实上，本书中的每一个主题几乎都是直接或间接地通过“问题—解决方案”的模式来厘清。例如，确认发明及其退守原文为fallback，意指为了防止包含此特征的权利要求由于相对未发现的现有技术而缺乏新颖性非显而易见性这种情况出现。——译者注特征、撰写限定本发明的各种范围的权利要求、准备说明书以及在审查过程中修改权利要求。（二）本书摘要本书分为四个部分。第一部分——确认发明我们将在第一部分看到如何确定发明构思，以及如何将“问题—解决方案”的描述扩大到现有技术允许的最宽范围。还阐述了如何使用“问题—解决方案”的模式来确定发明的退守特征，即当申请提交后发现新的现有技术而不得不缩小发明的最初范围时，发明实施方式中可以作为专利性基础的特征。这些退守特征，为在专利申请中构建中范围和窄范围的权利要求提供了依据，也就是本书所称的计划性退守。第二部分——撰写单独的权利要求确认了发明及其退守特征之后，我们准备撰写相应的权利要求。第二部分提出了两种基本技巧，用来撰写与宽泛发明对应的权利要求，这两种技巧都基于“问题—解决方案”的描述。其中第一种技巧是基于“问题—解决方案”构建权利要求。即直接从“问题—解决方案”的描述中提取权利要求，几乎不用增加或删减。第二种技巧是基于发明点构建权利要求。这种方法在很大程度上依赖于问题解决方案的思考过程，但其结果更加开放。权利要求撰写人可自由发挥创造力，可以用多种方式来表达宽泛的发明，撰写多种结构形式的权利要求。第二部分还介绍了各种类型的中范围和窄范围的权利要求，包括从属权利要求和独立权利要求。例如，包括退守特征的权利要求、表明其特别之处的权利要求、源于实施例的独立权利要求以及最大化专利许可费的权利要求。此类权利要求进行了计划性退守，同时还能起到其他作用。本部分还介绍了说明性权利要求，其对父权利要求（parentclaims）中使用的术语进行解释说明。我们也关注在给定的权利要求族中，如何使从属权利要求的设置最优化。最后，我们针对权利要求中的功能性限定，通常表现为装置加功能类型的权利要求，提出法理学上的讨论。第三部分——权利要求书和可预见的执行情况只撰写单独的权利要求是不够的，需要根据可预期的执行情况，来构建专利申请的整体权利要求书。即便代理人经验丰富，获取专利的过程也充满了不确定性。在专利授权后发现的现有技术，可能导致部分或全部专利权利要求被无效。技术发展走向的变化可能会使部分或全部权利要求偏离市场需求。第三部分展示了如何通过预测并解决这些不确定性因素，来构建整体权利要求书。例如，我们知道，权利要求书应该包含将发明限定在每

本书第一部分的内容在国内出版物中鲜有论述，视角极其新颖。其他章节也因作者由技术专家到专利管理的非凡经历，内容颇有见地。美国专利律师培训辅助教材，被多家法学院推荐。

本书从专利律师的角度，讲述了如何分析发明，并将其提炼成专利权利要求的方法。本书指出，发明是一种技术思路而非具体的产品，在分析发明时，采用“问题－解决方案”的描述来确定发明构思以及发明的关键技术特征；在撰写独立权利要求时，基于“问题－解决方案”，最大化独立权利要求的保护范围；根据侵权判定等专利实施过程中的情况布局多样化的权利要求；通过“问题－解决方案”指导说明书等申请文件的撰写，由此构建保护范围宽、且具有防御能力的权利要求。